如何加强企业商标建设（二） 商标相关合同的法律风险

　　从法律意义上讲，能够转让的和许可他人使用的都限于权利，我们通常意义的卖东西，实质从法律上讲，是转让所有权。因此，在商标转让或许可使用中，标的物应当是商标权，所以商标转让和商标许可使用的前提条件就是注册商标。

　　一、商标权转让

　　1、商标转让手续及法律风险

　　转让形式有两种，一为合同转让；二为继承转让。无论何种转让都必须依法办理转让手续。转让商标必须办理有关手续。如果未办理，属于自行转让商标的行为，按照商标法的相关规定，将受到行政处罚。

　　办理商标转让申请须向商标局提交以下文件：

　　(1) 转让人和受让人签订的《注册商标转让合同》；

　　(2) 《商标转让申请书》一份，申请书上应加盖申请人及受让人的印章；

　　(3) 商标转让申请手续通常由受让人办理，受让人应当提供有效证件的复印件。如果委托他人办理，应当有受让人加盖公章的《商标转让委托书》；

　　(4) 受让人《营业执照》的复印件；

　　(5) 按规定缴纳商标转让申请等费用。

　　2、商标转让合同法律风险

　　商标转让合同同样存在法律风险，在评估时也常将这些风险并入合同法律风险进行评估。企业在整个经营期间涉及商标转让事项顶多两三次，商标转让合同特殊性带来一些特殊的法律风险，以下对企业经营者交易忽视但较为严重的法律风险予以说明。

　　(1) 防御性商标转让及法律风险

　　企业为保护自己的商标常常注册类似的防御性商标，这些商标并不实际投入使用。而商标转让涉及的商标多数属于实际使用且有一定知名度的商标，多数受让人缺乏对防御性商标的关注。然而这些商标极易导致混淆或者淡化转让的商标，一旦出让人启用原注册的防御性商标，将给受让人造成严重损害。

　　《商标法实施条例》第二十五条第二款规定：“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。”因此这部分商标的受让必须在受让商标时一并考虑，避免出让人事后以此为要挟，索取高额转让价款。

　　企业在受让商标时，容易忽视防御性商标问题，该法律风险大小与转让的商标情况相关，但两者之间并非简单的成正或反比关系，当商标知名度较低，法律风险同样较低；当商标知名度较高时，由于商标被淡化的法律风险也将降低。另外，防御性商标的数量、归属、有效期限等都是影响法律风险评估的因素。

　　(2) 申请中商标的查询及法律风险

　　法律规定只考虑了出让人获得的注册商标中类似商标的一并转让，如果转让人尚有其他正在申请的商标与转让的商标构成使用于类似商品上的相同或近似商标的，该如何办理法律没有规定。而普通经营者更难考虑到此类商标的问题，因此产生商标淡化的法律风险将严重影响企业利益。

　　多数的企业经营者没有涉及商标转让交易，即使涉及商标转让也属于一次性、偶然的交易活动，难以对该交易活动积累经验。因此在商标转让中，企业一般没有采用任何法律风险防范措施，交易是否实际遭遇法律风险完全依赖个别交易是否显示存在法律风险，运气成为主要因素。

　　二、商标权许可使用

　　注册商标的使用许可是指商标注册人通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。根据商标使用许可合同，被许可人得到的只是一定条件下使用该注册商标的权利，注册商标的所有权仍然属于注册人。

　　1、商标许可形式及法律风险

　　商标许可基本形式包括独占使用、独家使用和普通使用三种。独占使用许可形式是指许可人将注册商标的使用权授予一家被许可人，在商标使用许可合同的存续期间许可人放弃自己依法享有的商标使用权。独家使用许可形式，是指在商标使用许可人存续期间，除商标许可人自己使用外，只授予一家许可人使用其注册商标。普通使用许可形式，是指许可人可以将被许可商标许可多家使用，同时商标权人自己也可以使用该商标，这种形式较为普遍。

　　很多采用加盟连锁经营方式的企业，通常都包括商标许可，其许可形式采用普通使用，即将商标提供给若干的加盟商使用，在快速扩大经营的同时迅速提升自身商标的价值。

　　由于商标本身的创新价值不高，更多体现为具体使用商标企业的商誉和信用，因此若企业希望独占使用，则可能采用洽谈商标转让的方式直接获得商标所有权。正因为这种特点，商标许可与专利许可形式不同，普通使用许可是商标许可中最为常见的形式。

　　即使是普通使用许可，被许可方同样需要在一定区域、一定时间、一定领域内排除竞争，若商标权人在同一区域同时许可多家使用商标，必然影响被许可人的利益。在普通使用许可形式合同中缺少对商标权人的必要限制，应当认为被许可方面临法律风险。必要的限制包括商标权人不得在特定区域、时间、领域许可第三方使用商标，商标权人在特定区域、时间、领域自营的限制等。

　　2、商标使用许可合同及法律风险

　　(1) 合同当事人及法律风险

　　被许可商标必须是注册商标，许可人必须是注册商标的所有人。按照相关规定，使用人用药品、医用营养食品、医用营养饮料和婴儿食品商标的，被许可人需提供卫生行政管理部门的证明文件；使用卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝的商标的，被许可人需提供国家烟草主管部门批准生产的证明文件，被许可人是我国内地以外的，不需要此类文件。

　　若合同当事人不符合相关规定，属于不具有法定资格的主体不适格，因此导致合同无效的法律风险。

　　(2) 超范围许可的法律风险

　　被许可人使用许可商标的商品或服务应当与该商标被商标局核准使用的商品或服务相一致，不得超出商标局核准使用的商品或服务的范围。一旦超过范围许可使用，被许可人超范围使用商标，可能侵犯他人的商标权，被他人追究侵权责任；许可方同样面临合同无效、违约等法律风险。

　　(3) 商标使用不当的法律风险

　　按照规定，经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。一些被许可人为避免商品被认为是贴牌产品，而隐瞒实际的生产人名称和产地，这种对商标的不当使用，将导致行政法律风险和民事法律风险。按照法律规定，这种情况被许可人所在地的工商行政管理机关可以责令被许可人限期改正，收缴其商标标识，并可根据情节处以5万元以下的罚款。另外，被许可人违反商标许可合同的正常使用商标的义务，将面临承担违约责任的法律风险。

　　(4) 许可合同备案及法律风险

　　《商标法》第二十六条规定：“商标使用许可合同应当报商标局备案。”《商标法实施条例》第四十三条规定：“许可他人使用其注册商标的，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。”

　　通常认为，商标许可合同备案并不是商标使用许可合同生效的条件，仅仅是程序要求。但商标许可合同没有进行备案，不能产生对抗第三人的效力。在这种时候，若商标权人将商标转让，新的受让人可能排除被许可人使用商标的权利。因此没有进行备案虽然不影响许可合同的效力，但同样给被许可人造成法律风险。